Merkenrecht: wat is een merk en wat kan ik ermee?

Wat hebben de M van McDonald’s, de kleur roze van T-Mobile en de Toblerone reep met elkaar gemeen?

Het zijn allemaal geregistreerde merken!

Kleuren, vormen en beelden

Wellicht een verassing, maar een merk hoeft dus niet alleen een woord te zijn; ook kleuren, vormen en beelden kunnen in aanmerking komen om als merk te worden geregistreerd, als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Herkomstfunctie

Een merk registeren is een manier om uw product en/of dienst te onderscheiden van anderen. Als een consument goede ervaringen heeft met uw merk, dan wilt u toch dat hij/zij uw merk kan onderscheiden van dat van een concurrent? Dit wordt de herkomstfunctie van een merk genoemd.

Drager van goodwill

Een merk heeft echter ook nog een andere functie, namelijk de drager van goodwill.

Door het maken van reclame in samenhang met het merk, wordt aan het merk een bepaalde waarde of prestige verschaft. Het merk is eigenlijk het visitekaartje van uw goed en/of dienst. Een merk is voor veel ondernemingen van grote bedrijfseconomische waarde. Het is daarom van belang om uw merk juridisch te beschermen.

Wat is een merk nu eigenlijk en hoe bescherm ik mijn merk? Misschien bent u op dit moment bezig met het kiezen en/of ontwerpen van een merk? Of u vraagt zich af of een ander merk inbreuk maakt op uw rechten als merkhouder? Hieronder volgen antwoorden op onder andere deze vragen.  

Wat is een merk?

In de Benelux is het merkenrecht vastgelegd in het

Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).

In artikel 2.1 van de BVIE staat een ruime definitie van een merk. Als merk wordt beschouwd alle tekens, in het bijzonder namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen of verpakkingen van waren, of geluiden, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Er bestaan dus niet alleen woordmerken (bijvoorbeeld: ZARA of Microsoft), maar ook beeldmerken (bijvoorbeeld afbeeldingen of logo’s als de schelp van Shell, de appel van Apple) en zelfs vormmerken (bijvoorbeeld: de vorm van een Toblerone chocoladereep of het Coca-Cola flesje).

Een merk moet onderscheidend zijn

Het meest essentiële element van deze definitie is dat een merk onderscheidend moet zijn. Het criterium om het onderscheidend vermogen te bepalen is of het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek.

In de praktijk is het lastiger om een kleur- of vormmerk aan te vragen dan bijvoorbeeld een woordmerk. Het is namelijk lastiger om het onderscheidend vermogen van een kleur aan te tonen en is het niet de bedoeling om in de markt gebruikelijke uitdrukkingen of kleuren te monopoliseren.

Wat kan niet als merk worden aangemerkt?

De definitie van een merk is zo breed dat het beter is de vraag te stellen wat nu eigenlijk niet als merk kan worden aangemerkt:

1. In principe dus alle tekens die elk onderscheidend vermogen missen. Vaak ontbreekt bij kleurmerken een onderscheidend vermogen.
   
   
2. Beschrijvende tekens zijn ontoelaatbaar. Het woordje ‘fiets’ kan niet als merk dienen voor fietsen, maar wel bijvoorbeeld voor een boekenwinkelketen. Of denk aan het woord ‘Apple’ dat te beschrijvend is als het gaat om appels, maar wel kan worden gebruikt voor computerhardware.
   
   
3. Vrijmerken zijn ontoelaatbaar. Wat zijn ‘vrijmerken? Dit zijn tekens die voor de aanvraag in het normale taalgebruik of in het handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden. Denk bijvoorbeeld aan het woord ‘Tae Bo’ voor bewegingssporten en het woord ‘outlet’ voor restwinkels.

Als u het bovenstaande hebt gelezen, dan weet u misschien wat een vlag, het symbool voor man/vrouw en het woordje ‘Mozzarella’ met elkaar gemeen hebben? Juist! Het zijn inderdaad allemaal tekens die niet als merk kunnen dienen.

Hoe verkrijg ik merkenrecht?

In tegenstelling tot sommige andere intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten of databankrechten, kan het merkenrecht enkel verkregen worden door inschrijving bij een merkenbureau.

Inschrijving bij een merkenbureau

In Nederland, België en de Luxemburg is dit het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het BBIE is gevestigd in Den Haag. Voor de rest van Europa is dit het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in Alicante, Spanje.

Worden goedgekeurd

Deponering van het merk (dus het aanbieden van het merk ter inschrijving) geldt niet direct als het daadwerkelijk inschrijven van het merk. Het merk moet immers nog worden goedgekeurd door het betreffende Bureau.

Het merkenrecht ontstaat op het moment van inschrijving en niet op het moment dat het merk wordt gebruikt. Als u uw merk inschrijft bij de BBIE, dan wordt een merkrecht verkregen voor de gehele Benelux.

Europese en internationale inschrijvingen zijn ook mogelijk, maar zullen bij andere merkenbureaus moeten worden ingeschreven (Voor de Europese Unie zoals gezegd het EUIPO, voor Internationale merken de “World International Property Organisation (WIPO)”).

Doorlooptijd proces inschrijving

In het algemeen kost het enkele maanden om een merk in te schrijven, vanwege de beoordelingstermijn van het Bureau en de wettelijke bezwaartermijn die aan de inschrijving vooraf gaat.

Indien er sprake is van spoed, dan maakt de BVIE het mogelijk om tegen betaling van extra kosten een merk binnen tien werkdagen in te schrijven. De spoedinschrijving is een belangrijk middel om in bijvoorbeeld kort geding op te treden tegen een inbreukmaker.

"Merk" weigeren

Het merkenbureau, in het geval van Nederland dus de BBIE, zal beoordelen of een merk geregistreerd kan worden. De BBIE kan een merk weigeren als aan de wettelijke vereisten niet wordt voldaan, zie vorige paragraaf, of als de houder van een ouder merk op goede gronden een oppositieprocedure instelt.

Een goede grond kan bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van verwarringsgevaar met het oudere merk.

Nietig of vervallen?

Zonder inschrijving van een merk, heeft u geen merkenrecht. Ook al heeft u uw merk wel rechtsgeldig geregistreerd, dan kan nietig- en vervallenverklaring van het geregistreerde merk nog steeds mogelijk zijn. Als een merk nietig wordt verklaard, dan wordt deze geacht nooit te hebben bestaan. Een merk dat als vervallen wordt verklaard, wordt geacht wel te hebben bestaan maar vanaf een bepaald moment te zijn komen te vervallen.

Hoe lang geldt een merkrecht?

In principe kan een merkrecht eeuwigdurend zijn.

In de wet is opgenomen dat de geldigheidsduur van de inschrijving 10 jaar bedraagt, maar dat deze een onbeperkt aantal keer kan worden vernieuwd.

De lange beschermingsduur betekent niet dat het merk gedurende de looptijd van de inschrijving of bij vernieuwing daarvan kan worden gewijzigd. Indien het merk wordt gewijzigd en u wilt bescherming van het gewijzigde merk, dan moet u het gewijzigde merk opnieuw inschrijven.

Vervallen van merkrecht

Houd er rekening mee dat het merkrecht vervalt indien deze niet gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar normaal wordt gebruikt.

Het merkrecht kan ook vervallen als het zich na verloop van tijd ontwikkelt tot soortnaam (bijvoorbeeld: vaseline, hagelslag).

Wat kunt u nu met een merk?

Een merk geeft de merkhouder het exclusieve recht om goederen en/of diensten onder het merk af te zetten.

Exclusief recht

De merkhouder heeft het exclusieve recht om licentieovereenkomsten te sluiten (denk bijvoorbeeld aan franchising) ten aanzien van het merk of het merk over te dragen aan een derde.

Met uw merk heeft u dus eindeloze mogelijkheden om uw exclusieve rechten te exploiteren.

Het recht om op te treden tegen

Gebruik van het merk door anderen

Een merkrecht geeft de merkhouder tevens het recht om op te treden tegen gebruik van het merk door anderen. Een merkhouder kan bijvoorbeeld redelijk snel optreden tegen het gebruik van zijn merk voor precies dezelfde waren en/of diensten waarvoor zijn merk is ingeschreven.

Verwarringsgevaar bij het publiek hoeft in dat geval niet eens te worden bewezen. Voorbeelden hiervan zijn namaakproducten van merkpiraten.

Gebruik van "merk" wat met merk overeenstemt

Ook kan een merkhouder optreden tegen het gebruik van zijn merk, of een merk wat daarmee overeenstemt indien een ander dat teken bij soortgelijke waren en/of diensten gebruikt.

Bij de beoordeling of er sprake is van ‘soortgelijke’ waren en/of diensten wordt rekening gehouden met de bekendheid van het merk van de merkhouder:

hoe bekender het merk, hoe sneller wordt voldaan aan het criterium van soortgelijkheid.

Bij niet-soortgelijke waren of diensten

Ook kan een merkhouder in sommige gevallen optreden bij het gebruik van zijn merk door een ander bij niet-soortgelijke waren of diensten.

Verwarringsgevaar/ ongerechtvaardigd voordeel/afbreuk doet aan

Verder kan een merkhouder optreden indien er mogelijk verwarringsgevaar kan ontstaan en indien een ander ongerechtvaardigd voordeel trekt of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk.

Een bekend merk kan bijvoorbeeld optreden tegen het gebruik van zijn merk voor niet-soortgelijke waren en/of diensten. Het merk Ferrari mag bijvoorbeeld niet gebruikt worden voor scheermesjes, omdat het merk anders wordt gebruikt om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de bekendheid van het automerk.

Merkinbreuk?

Zoals u hierboven kunt lezen heeft een merkhouder uitgebreide mogelijkheden om op te treden tegen gebruik van het merk door anderen. Als een derde het merk – of  niet identiek maar wel een daarmee overeenstemmend teken – toch gebruikt zonder toestemming van de merkhouder, dan is er in principe sprake van merkinbreuk. De merkhouder heeft dan recht op schadevergoeding of betaling van de winst die is behaald met het gebruik van het merk van de merkhouder.

Tips

• Schrijf uw merk in! De kosten zijn relatief laag, maar de rechten die u verkrijgt zijn uitgebreid. Niet alleen krijgt u exclusieve rechten ten aanzien van het gebruik van het merk, u kunt ook optreden tegen inbreukmakers. U bent verzekert van een sterke positie in uw afzetmarkt. Een merkrecht is onmisbaar in iedere IE-portefeuille.
• Houd er rekening mee dat u bij registratie bescherming krijgt in een bepaald gebied waarvoor het merk is ingeschreven en dus niet direct een uitgebreide internationale bescherming.
• Zorg ervoor dat u na inschrijving, het merk normaal blijft gebruiken.
• Voordat u kosten maakt om het merk in te schrijven, doe eerst onderzoek of het merk wel kan worden ingeschreven en er geen weigeringsgronden zijn.
• Houd er rekening mee dat merkenrecht en handelsnaamrecht twee verschillende rechten zijn!
• Houd bij of er geen identieke of soortgelijke merken worden geregisterd. U moet hier zelf tegen optreden.

Conclusie

Het merkenrecht is een rechtsgebied met veel nuanceringen. Het kan lastig zijn om in te schatten of een merk kan worden ingeschreven en/of u wel op kunt treden tegen inbreukmakers. Indien u meer wilt weten over het merkenrecht, neem gerust contact met ons op.

Virtuele Juridische Afdeling

Wilt u gebruikmaken van onze parate kennis en ons met enige regelmaat bellen? Neem een abonnement op de Virtuele Juridische Afdeling. Mail direct even dan ontvangt u vrijblijvend de voorwaarden.

Meer weten? Bel of mail gerust:

T. +31(0)70-3819281
E. info@wisemen.nl

Voor de laatste ontwikkelingen schrijft u zich nu in voor de

WiseMen Nieuwsflits!