Doorverkoop van merkproducten zonder originele verpakking: mag dat?

Wanneer merkproducten door de merkhouder of met diens toestemming op de markt zijn gebracht, kan de zogenoemde uitputting van het merkenrecht intreden.

Eens op de markt, altijd op de markt?

Uitputting van een merkrecht houdt kortgezegd in dat de merkhouder geen rechten meer kan uitoefenen om het gebruik van dat merk bij die goederen en de verdere verhandeling van die producten te verbieden – eens op de markt, altijd op de markt (dit geldt niet voor diensten). Deze regel is terug te vinden in onder andere artikel 15 lid 1 van de Europese Merkenrechtverordening (UMVo) en artikel 2.23 lid 3 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

Uitzondering op uitputtingsregel; gegronde reden

Op deze uitputtingsregel bestaat een uitzondering. Uitputting van het recht is niet van toepassing indien er voor de merkhouder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de goederen. Deze uitzondering is in de UMVo te vinden in artikel 15 lid 2 en in het BVIE zit de uitzondering opgenomen in hetzelfde artikel als de hoofdregel, namelijk artikel 2.23 lid 3. Dit artikel, in het licht van het Europees en Benelux merkenrecht, bespreekt wanneer er sprake is van een “gegronde reden” in de praktijk bij de specifieke omstandigheid dat producten verder worden verhandeld zonder de originele verpakking.

ECLI:NL:GHDHA:2025:735

123Inkt vs HP INC

In een arrest van 8 april 2025 oordeelde het Gerechtshof Den Haag over dit vraagstuk in een zaak tussen Digital Revolution B.V. (ook wel bekend onder de handelsnaam 123Inkt, en hierna ook als zodanig aangeduid) en HP INC (ook wel HP Nederland B.V., hierna: HP).

Casus

123Ink verkocht online inkt- en lasercartridges van het merk HP. Deze cartridges waren rechtmatig in de handel gebracht, waardoor zij onder de uitputtingsregel vielen. HP deed een beroep op de uitzondering van art. 15 lid 2 UMVo.

Verkoop zonder HP-verpakking

HP voelde zich genoodzaakt om zich te verzetten tegen de verdere verkoop van de cartridges omdat 123Inkt deze verkocht zonder de buitenverpakking. De cartridges werden verkocht door 123Inkt als zogenoemde ‘milieuproducten’, producten die zonder omdoos werden verkocht omdat ze bijvoorbeeld retour waren gestuurd en de omdoos hierdoor ontbrak of te erg beschadigd was, maar de producten zelf nog prima bruikbaar waren.

Voorzieningenrechter; afbreuk

Voordat deze zaak bij het Gerechtshof werd behandeld, was er een uitspraak van de voorzieningenrechter. Deze oordeelde in eerste aanleg dat er inderdaad gegronde redenen waren voor HP om zich tegen de verdere verhandeling van de cartridges te verzetten omdat er wezenlijke informatie, zoals de einddatum van de fabrieksgarantie, die normaal op de buitenverpakking te vinden was, nu geheel ontbrak. Ook gaf de voorzieningenrechter aan dat dit afbreuk deed aan het imago van het merk HP.

Gerechtshof Den Haag; geen afbreuk

Het gerechtshof was het hier in hoger beroep niet mee eens, en paste een veel strengere uitleg van ‘gegronde redenen’ toe, met verwijzing naar een uitspraak van het HvJEU (l’Oréal/eBay). Er zijn slechts twee gegronde redenen voor verzet genoemd in het geval van doorverkoop van een merkproduct zonder buitenverpakking, namelijk:

1. Wanneer er zonder buitenverpakking wezenlijke informatie ontbreekt, zoals de identiteit van de fabrikant/ merkhouder (afbreuk aan de herkomstfunctie van het merk), waardoor er ook niet kan worden beoordeeld of de waren zijn geleverd volgens de kwaliteitswaarborg van de merkhouder (kwaliteitsgarantiefunctie). Samengenomen worden deze punten ook wel aangeduid als de herkomst(garantie)functie.
   
   
2. Bij een afbreuk aan het imago van het product en dus ook aan de reputatie van het merk zelf.

De voorzieningenrechter had deze twee gegronde redenen / de drie functies van het merk volgens het gerechtshof verkeerd toegepast. Het hof oordeelde als volgt over deze drie punten:

Herkomst:

Het hof oordeelde dat er geen sprake was van afbreuk aan de herkomstfunctie van het merk HP.

Zo zou de gemiddelde consument van de HP-cartridges in kwestie ook zonder buitenverpakking kunnen achterhalen dat de cartridges van het merk HP waren

• het merk HP stond immers op de website van 123Inkt, op de cartridges en vaak ook op de binnenverpakkingen.

Verder had HP over dit onderwerp nog aangevoerd dat de consument zonder buitenverpakking niet kon achterhalen welke entiteit van HP precies verantwoordelijk was voor de specifieke cartridges.

• Het hof gaf aan dat dit niet nodig was om aan de herkomstfunctie te voldoen en voegde hierbij toe dat het voor consumenten gemakkelijk is om dit alsnog zelf te achterhalen in het huidige informatietijdperk.

Kwaliteit:

Het hof oordeelde dat er ook geen sprake was van afbreuk aan de kwaliteitsgarantiefunctie van het merk.

HP voerde onder andere aan dat er houdbaarheidsproblemen konden ontstaan bij oudere cartridges en dat ze correct bewaard moesten worden om dit zo ver mogelijk te beperken.

• Het hof was van mening dat HP deze kwaliteitsverslechtering slechts als mogelijkheid beschreef en daardoor niet aannemelijk maakte dat het ook daadwerkelijk in de praktijk was gebeurd.

Imago:

Het verwijderen van buitenverpakkingen levert niet altijd een gegronde reden op voor de merkhouder om zich tegen verdere verhandeling te verzetten. Uitputting van het merkenrecht is namelijk de hoofdregel.

Bij dure/ luxe cosmeticaproducten kan de buitenverpakking een integraal deel uitmaken van het product. Het kan bijdragen aan de exclusiviteit of uitstraling van het product en het merk, en zo direct in verband staan met het imago van het merk. In die gevallen kan het verwijderen van de buitenverpakking de toestand van het product dusdanig veranderen dat de luxe presentatie die door de merkhouder bedoeld was, wegvalt.

• In onderhavig geval gaat het echter om een standaard kantoorartikel voor gebruik in printers. De uitstraling van de verpakking is hierdoor niet ontzettend belangrijk.

Het imago van een merkhouder kan eventueel ook op het spel staan indien bepaalde verpakkingseisen voor consumentenbescherming niet worden nageleefd. Het ontbreken van belangrijke informatie op een verpakking zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot schade of letsel en dit zal dan aan het merk zelf kunnen worden gekoppeld. Dit was ook een van de punten die HP had aangevoerd in deze zaak tegen 123Inkt. Zo was onder andere een aan de CLP-verordening gerelateerde tekst weggevallen volgens HP. Op de buitenverpakking stond namelijk “kan een allergische huidreactie veroorzaken”. Dit is een lichte gevarenindeling in de CLP-verordening.

• Het hof oordeelde dat het algemeen bekend is dat cartridges niet op of in het lichaam moeten worden gebruikt. Het hof oordeelde uiteindelijk dat er ook geen sprake was van afbreuk aan het imago van HP.

Conclusie

Dit arrest over het geschil tussen HP en 123Inkt benadrukt dat uitputting van het merkenrecht de hoofdregel is:

zodra merkproducten met toestemming van de merkhouder in de handel zijn gebracht, kan de merkhouder verdere verkoop slechts blokkeren bij het bestaan van een gegronde reden.

Bij doorverkoop zonder buitenverpakking moet daarom zorgvuldig worden getoetst of echt sprake is van afbreuk aan de herkomst(garantie)functie van het merk, of aan het imago ervan. Alleen wanneer zulke wezenlijke belangen in het gedrang komen, kan een merkhouder een succesvol beroep doen op de uitzonderingsregel.

Voor praktijk en handelaren betekent dit dat het verwijderen van verpakkingen doorgaans geen verbod rechtvaardigt, tenzij daarmee essentiële informatie of de luxe uitstraling van het product verloren gaat.

Virtuele Juridische Afdeling

Wilt u gebruikmaken van onze parate kennis en ons met enige regelmaat bellen? Neem een abonnement op de Virtuele Juridische Afdeling. Mail direct even dan ontvangt u vrijblijvend de voorwaarden.

Meer weten? Bel of mail gerust:

T. +31(0)70-3819281
E. info@wisemen.nl

Voor de laatste ontwikkelingen schrijft u zich nu in voor de

WiseMen Nieuwsflits!