Licentieovereenkomsten

Auteursrechthebbenden, merkhouders, octrooihouders en een ieder die zijn intellectuele eigendomsrecht of know-how ter beschikking wenst te stellen aan een ander, kan dit doen door middel van een licentieovereenkomst.

Een licentieovereenkomst bepaalt de rechten en plichten van beide partijen. Hoever partijen daarin gaan is aan henzelf. Hieronder treft u een korte introductie over de inhoud van een licentieovereenkomst. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over licentieovereenkomsten.

De opbouw van de licentieovereenkomst

Iedere licentieovereenkomst bevat min of meer dezelfde basisartikelen. Dit zijn onder andere:

1. de partijen;
2. beschrijving van het onderwerp;
3. de omvang van de licentie;
4. territorium;
5. handelswijze bij inbreuk door derden;
6. duur van de overeenkomst;
7. financiële afspraken;
8. Controle- en inspectiemogelijkheden (audit);
9. beëindiging van de overeenkomst;
10. toepasselijk recht en geschillenregeling.

Een korte uitleg per artikel, volgt hierna.

1. Partijen

Bij iedere overeenkomst zullen de (statutaire) namen van partijen volledig moeten worden omschreven. 

2. Beschrijving van het onderwerp

Welk intellectueel eigendomsrecht in licentie wordt gegeven zal zo volledig mogelijk moeten worden omschreven. Bij merken en octrooien zal vermelding van de inschrijvings- /depotnummers noodzakelijk zijn. Bij auteursrechten kan een omschrijving van het werk wel eens lastig zijn. In dat geval is het nuttig om als bijlage een foto of tekening van het betreffende auteursrechtelijk beschermde werk bij te voegen. 

3. De omvang van de licentie

De omvang van de licentie kan gedetailleerd worden omschreven. De licentie is niets anders dan een recht op gebruik. Op welke wijze het recht gebruikt mag worden, hangt af van hetgeen daarover is overeengekomen. Er moet op dit punt een onderscheid worden gemaakt tussen licentieovereenkomsten waarbij de licentie wordt verstrekt om gebruik te mogen maken van een bepaald voortbrengsel en licentieovereenkomsten waarbij het intellectuele eigendomsrecht zelf mag worden gebruikt. In het eerste geval kan het gaan om het recht gebruik te maken van software. In het tweede geval kan het gaan om de exploitatie van het intellectuele eigendomsrecht zelf. Dus het gebruik van het merk op producten of voor diensten. Bij octrooien kan het dan gaan om exploitatie van de uitvinding.

Een licentieovereenkomst kan exclusief zijn. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat alleen aan één bepaalde licentienemer het recht wordt verstrekt gebruik te maken van het intellectuele eigendomsrecht. Het kan ook inhouden dat de houder van de intellectuele eigendomsrechten zich onthoudt van exploitatie van het recht. De inhoud van de term “exclusief” is niet wettelijk bepaald. Er zal dus in de licentieovereenkomst altijd moeten worden omschreven wat het begrip inhoudt. Dat geldt vanzelfsprekend ook als de licentieovereenkomst niet-exclusief is en diverse licentiehouders – al dan niet naast de licentiegever - op een markt aanwezig zijn.

4. Territorium

De licentie kan worden beperkt tot een bepaald territorium. Afgesproken kan worden dat hetgebruik van een merk bijvoorbeeld slechts toelaatbaar is in de Benelux. Daarbij spelen overigens specifieke aspecten van het mededingingsrecht een voorname rol. Zo kunnen de licentiehouder en de licentienemer weliswaar afspreken dat een merk alleen in de Benelux mag worden gebruikt voor bepaalde goederen, maar dat wil nog niet zeggen dat verkoop buiten de Benelux door de merkhouder kan worden verboden.

5. Inbreuk

De licentienemer heeft volgens de wet niet het recht om zelf op te treden tegen inbreuken voor zover dat het starten van een procedure betreft. In de licentieovereenkomst kan dit recht evenwel aan de licentienemer worden verschaft. De licentienemer zal in ieder geval wel een eigen vordering tot vergoeding van schade of afdracht van winst kunnen instellen tegen een ieder die inbreuk maakt op het betreffende intellectuele eigendomsrecht. Afspraken over de te ondernemen actie tegen inbreukmakers, kunnen dus al in de licentieovereenkomst worden opgenomen.

6. Duur van de licentieovereenkomst

Een licentieovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden gesloten. Aangezien sommige intellectuele eigendomsrechten in tijd zijn beperkt, zal hiermee in de licentieovereenkomst rekening moeten worden gehouden.

7. Financiële afspraken

Tussen de licentiegever en de licentienemer zullen afspraken worden gemaakt over de te betalen vergoeding voor de licentie, ook wel licence fee of royalties genoemd. De licentievergoeding kan op diverse manieren worden vastgesteld. Gebruikelijk zijn:
 

• Een vast “Lump sum” bedrag dat eenmalig of per tijdseenheid wordt betaald;
• Een royalty vergoeding bestaande uit een van te voren afgesproken percentage van de winst (of omzet) die de licentienemer behaalt op de verkoop van het product (gebruikelijk is 5%, maar dit hangt sterk af van de soort licentie en het product).

Van belangis specifieke aandacht te besteden aan de financiële kanten van de zaak. Bij afspraken over royalties of fees zullen de fiscale aspecten een belangrijke rol spelen. 

8. Controle- en inspectiemogelijkheden (audit)

Gebruikelijk is om in de licentieovereenkomst een clausule op te nemen die de licentiegever het recht geeft op inzicht in de verkoopresultaten van de licentienemer. Op die manier heeft de licentiegever het recht te controleren of de royaltyvergoeding op juiste wijze is berekend. Daarbij kan ook worden bepaald dat indien er een afwijking wordt geconstateerd de kosten van de audit worden gedragen door de licentienemer.

9. Beëindiging van de licentie

Partijen zijn vrij te bepalen voor welke periode de overeenkomst wordt aangegaan. Na het einde van de overeenkomst stopt het recht op gebruik van het intellectuele eigendomsrecht. Belangrijk is om goed te bepalen op welke wijze met het einde van de overeenkomst wordt omgegaan. Denk aan afspraken over nog niet verkochte producten.

10. Toepasselijk recht en geschillenregeling

Partijen zijn vrij af te spreken welke recht op de overeenkomst van toepassing is.

Als beide partijen in Nederland gevestigd zijn zal het toepasselijke recht doorgaans het Nederlandse recht zijn. Dat kan natuurlijk anders zijn indien partijen in verschillende landen gevestigd zijn. Dan is het een kwestie van onderhandeling.

Ook over de wijze waarop geschillen worden beslecht kunnen afspraken worden gemaakt. Zo kan worden afgesproken dat partijen bij een geschil eerst door middel van mediation hun geschil trachten op te lossen. Ook kunnen partijen kiezen voor arbitrage in plaats van de “normale” procedure bij de rechtbank. Mogelijk is ook op te nemen dat één partij gerechtigd is de te volgen procedure te kiezen.

Advies!

Wilt u gebruikmaken van onze parate kennis en ons met enige regelmaat bellen? Neem een abonnement op de Virtuele Juridische Afdeling. Mail me direct even dan ontvangt u vrijblijvend de voorwaarden.

Meer weten? Bel of mail gerust:

T. +31(0)70-3819281
E. info@wisemen.nl

Voor de laatste ontwikkelingen schrijft u zich nu in voor de

WiseMen Nieuwsflits!